編者按：近日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)了貴陽老干媽公司訴貴州永紅公司、北京歐尚超市有限公司侵犯其“老干媽”商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭案。法院認(rèn)為，“老干媽”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，可以享有跨類保護(hù)，被告貴州永紅公司將“老干媽味”作為一種口味標(biāo)注在其生產(chǎn)的牛肉棒上，可能導(dǎo)致涉案馳名商標(biāo)的顯著性、識別性減弱，甚至可能會導(dǎo)致其名稱通用化。依此，法院判決被告商標(biāo)侵權(quán)成立。本文作者作為此案的承辦法官，對此案案情及涉及的商標(biāo)法相關(guān)法理進(jìn)行了深入分析，一起來看看。
原標(biāo)題：從馳名商標(biāo)侵權(quán)案件中看商標(biāo)功能與商標(biāo)使用的聯(lián)系
——評貴陽老干媽公司訴被告貴州永紅公司、北京歐尚超市有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
【案號】
（2015）京知民初字第1944號案件
【裁判要旨】
由于傳統(tǒng)商標(biāo)制度是以“禁止混淆”理論搭建的，商標(biāo)最核心的功能在于區(qū)分商品或服務(wù)的來源。因此，傳統(tǒng)混淆理論認(rèn)為無混淆時，無侵害，不保護(hù)，認(rèn)為我國商標(biāo)法第四十八條規(guī)定“用于識別來源”的使用行為是認(rèn)定侵權(quán)的前提。但馳名商標(biāo)不僅具有普通商標(biāo)的識別來源功能，還因自身顯著性和良好聲譽具備了廣告功能，在此情況下，無混淆，仍可能侵犯權(quán)利人的利益。所以，在對上述“商標(biāo)使用行為”進(jìn)行解釋時，可以從商標(biāo)的兩大功能上進(jìn)行區(qū)分，不僅包括“識別性商標(biāo)使用”，還包括“廣告性商標(biāo)使用”。
【案情介紹】
原告貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司（下稱貴陽老干媽公司）擁有“老干媽”文字注冊商標(biāo)，且“老干媽”已經(jīng)為國內(nèi)外廣大消費者所知悉。被告貴州永紅食品有限公司（下稱貴州永紅公司）制造、銷售的牛肉棒產(chǎn)品包裝的正面上部標(biāo)有其自有的“牛頭牌及圖”商標(biāo)，中部則印有“老干媽味”字樣。原告認(rèn)為被告未經(jīng)其同意，擅自使用涉案商標(biāo)，屬于惡意侵犯馳名商標(biāo)專用權(quán)的行為。被告則辯稱涉案產(chǎn)品包裝突出使用了自己的注冊商標(biāo)“牛頭牌及圖”，而“老干媽味”字體偏小，消費者不會對商品的來源產(chǎn)生混淆與誤認(rèn)。牛肉棒除了“老干媽味”，還有“原味”“麻辣”“黑胡椒”，這是對產(chǎn)品配料品牌的真實、合理描述和使用，因此，其不存在商標(biāo)侵權(quán)行為。
一審認(rèn)為，“老干媽”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，可以享有跨類保護(hù)。涉案產(chǎn)品突出使用了被告自己的注冊商標(biāo)“牛頭牌及圖”，而“老干媽味”字樣則位于中部，字體偏小，“牛頭牌及圖”在消費者中享有一定知名度。因此，消費者施加一般注意力即可分辨出此商品來源。傳統(tǒng)混淆理論認(rèn)為“商品來源存在混淆的可能”是商標(biāo)保護(hù)的基礎(chǔ)，而被告使用“老干媽味”字樣并非用于識別來源，如何認(rèn)定被告的使用行為是本案定案的關(guān)鍵。畢竟，對具備顯著廣告效應(yīng)的馳名商標(biāo)而言，無混淆，仍可能侵犯權(quán)利人的利益。這正是傳統(tǒng)商標(biāo)混淆理論的局限所在。因此，有必要從商標(biāo)功能視角去解釋“商標(biāo)使用”，可以將其分為“識別性商標(biāo)使用”和“廣告性商標(biāo)使用”。在識別性商標(biāo)使用行為中，被訴侵權(quán)人是將權(quán)利人的商標(biāo)當(dāng)作“識別標(biāo)識”來使用，目的是使消費者對來源產(chǎn)生混淆，屬于混淆式侵權(quán)；而在廣告性商標(biāo)使用行為中，被訴侵權(quán)人并沒有把權(quán)利人的馳名商標(biāo)當(dāng)作識別標(biāo)識使用，而是將其用于包裝、宣傳中，起到廣告作用，甚至被訴侵權(quán)人在其商品或服務(wù)中還標(biāo)注了自己的商標(biāo)以表明其正確來源，后果在于淡化馳名商標(biāo)的顯著性，屬于淡化式侵權(quán)。被告貴州永紅公司將涉案馳名商標(biāo)作為自己牛肉棒產(chǎn)品的系列名稱，用涉案馳名商標(biāo)來描述自己的產(chǎn)品，會使消費者誤以為涉案產(chǎn)品與商標(biāo)權(quán)人貴陽老干媽公司具有某種聯(lián)系，被告貴州永紅公司將“老干媽味”作為一種口味，有可能導(dǎo)致涉案馳名商標(biāo)的顯著性、識別性減弱，甚至?xí)?dǎo)致其名稱通用化。基于以上分析，一審認(rèn)為，被告貴州永紅公司侵犯了原告貴陽老干媽公司所擁有的涉案商標(biāo)專用權(quán)。
【法官評析】
一、馳名商標(biāo)專用權(quán)與禁用權(quán)邊界的特殊性
我國商標(biāo)法規(guī)定了商標(biāo)權(quán)人積極使用商標(biāo)的權(quán)利和排除他人侵犯商標(biāo)權(quán)的權(quán)利，即商標(biāo)權(quán)人的專用權(quán)和禁用權(quán)，賦予權(quán)利人禁用權(quán)意在維護(hù)其專用權(quán)，而權(quán)利人所享有的專用權(quán)與禁用權(quán)均體現(xiàn)了對商標(biāo)功能的維護(hù)與發(fā)揮。由于傳統(tǒng)商標(biāo)制度是以“禁止混淆”理論搭建的，商標(biāo)最核心的功能在于區(qū)分商品或服務(wù)的來源。就此而言，商標(biāo)權(quán)人的專用權(quán)和禁用權(quán)的邊界是一致的。但對于馳名商標(biāo)而言，由于科技進(jìn)步推動了國際國內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展，商業(yè)交易新形式的出現(xiàn)，市場的擴(kuò)大和商業(yè)廣告的流行，商標(biāo)權(quán)人為塑造和維護(hù)馳名商標(biāo)的品牌效應(yīng)付出了巨大成本，馳名商標(biāo)具備了識別來源功能之外的廣告功能。為維持這種品牌宣傳效果，讓商標(biāo)在消費者心目中的形象不受干擾和破壞，就成了權(quán)利人最為重要的利益訴求。此時，馳名商標(biāo)權(quán)利人需要的禁用權(quán)邊界就大于其專用權(quán)的邊界。
二、商標(biāo)使用分為“識別性商標(biāo)使用”和“廣告性商標(biāo)使用”
涉案產(chǎn)品突出使用了被告自己的注冊商標(biāo)“牛頭牌及圖”，而“老干媽味”字樣則位于中部，字體偏小，“牛頭牌及圖”在消費者中享有較高知名度。因此，可以認(rèn)定消費者施加一般注意力即可分辨出此商品來源，不會對涉案產(chǎn)品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)。但正如上述分析，馳名商標(biāo)的禁用權(quán)邊界遠(yuǎn)大于其專用權(quán)。事實上，對只具有識別功能的商標(biāo)，傳統(tǒng)混淆理論確實沒問題，但對具備顯著廣告效應(yīng)的馳名商標(biāo)而言，無混淆，仍可能侵犯權(quán)利人的利益。這正是傳統(tǒng)商標(biāo)混淆理論的局限所在。商標(biāo)從最初具有的單一識別來源功能，到現(xiàn)在，其中一部分特定商標(biāo)因其自身良好聲譽還具備了廣告功能和保證功能，因此，從商標(biāo)的功能視角去解釋“商標(biāo)使用”，可以將其分為“識別性商標(biāo)使用”和“廣告性商標(biāo)使用”。具體到本案，被告用涉案馳名商標(biāo)來描述自己的產(chǎn)品，雖不屬于識別性商標(biāo)使用，但卻屬于廣告性商標(biāo)使用，仍然符合判定商標(biāo)侵權(quán)的前提條件。
三、“描述性使用”并不是與“商標(biāo)使用”并列的一個概念，而是作為“商標(biāo)使用”中的一種合理使用情形。
并不是任何對商標(biāo)的使用行為都構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)行為，商標(biāo)合理使用就是對商標(biāo)專用權(quán)的一種限制。商標(biāo)法上的合理使用主要包括兩種情形：描述性使用與指示性使用。具體到本案，涉案產(chǎn)品上雖然印有“老干媽味”字樣，涉案產(chǎn)品也確實添加了“老干媽”牌豆豉，但不同于“原味”“香辣”“黑胡椒”等口味，“老干媽”在現(xiàn)實生活中并非任何一種口味，也不是任何一種原料，而是原告所擁有的馳名商標(biāo)，因此不能將“老干媽”視為一個描述性詞匯運用在涉案產(chǎn)品上。同時，指示性使用必須是為說明或傳達(dá)真實信息所必需，本案被告可以直接采取標(biāo)注“麻辣味”“豆豉味”等字樣來說明涉案牛肉棒的口味，而非替代性地借用涉案馳名商標(biāo)。因此，被訴侵權(quán)行為易引起消費者將涉案產(chǎn)品與原告貴陽老干媽公司之間搭建不恰當(dāng)?shù)穆?lián)系，將“老干媽”商標(biāo)所享有的優(yōu)良商譽投射到涉案產(chǎn)品上，故不屬于合理使用的范疇。
四、馳名商標(biāo)中的混淆式侵權(quán)與淡化式侵權(quán)
識別性商標(biāo)使用與廣告性商標(biāo)使用均屬于商標(biāo)使用，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實踐積累，馳名商標(biāo)侵權(quán)的前提條件不再僅僅是識別性商標(biāo)使用行為，還包括了廣告性商標(biāo)使用行為，兩者區(qū)別主要體現(xiàn)在：在識別性商標(biāo)使用行為中，被訴侵權(quán)人是將權(quán)利人的商標(biāo)當(dāng)作“識別標(biāo)識”來使用，目的是使消費者對來源產(chǎn)生混淆，屬于混淆式侵權(quán)；而在廣告性商標(biāo)使用行為中，被訴侵權(quán)人并沒有把權(quán)利人的馳名商標(biāo)當(dāng)作識別標(biāo)識使用，而是將其用于包裝、宣傳中，起到廣告作用，甚至被訴侵權(quán)人在其商品或服務(wù)中還標(biāo)注了自己的商標(biāo)以表明其正確來源，后果在于淡化馳名商標(biāo)的顯著性，屬于淡化式侵權(quán)。
本案中，被告貴州永紅公司將涉案馳名商標(biāo)作為自己牛肉棒產(chǎn)品的系列名稱，用涉案馳名商標(biāo)來描述自己的產(chǎn)品，會使消費者誤以為涉案產(chǎn)品與商標(biāo)權(quán)人貴陽老干媽公司具有某種聯(lián)系。被告貴州永紅公司將“老干媽味”作為一種口味，有可能導(dǎo)致涉案馳名商標(biāo)的顯著性、識別性減弱，甚至?xí)?dǎo)致其通用名稱化。為了避免涉案馳名商標(biāo)“老干媽”最后淡化為一種通用的口味描述性詞匯，有必要在本案中對該馳名商標(biāo)作出反淡化保護(hù)，被告貴州永紅公司的生產(chǎn)、銷售行為，侵犯了原告貴陽老干媽公司所擁有的涉案商標(biāo)專用權(quán)。